Right of Publicity  2019

Is the right of publicity recognised?

Austrian law recognises the right of publicity. However, the right of publicity is not codified in just one article of Austrian law; rather, there exists a bundle of rights deriving from different national codes that can be invoked to defend one’s right of publicity and the commercial appro-priation of an individual’s identity.

 

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Accreditation: Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through Right of Publicity 2019 (Published: November 2018). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.

 

 

Isabella Hödl

 

© RA Dr. Isabella Hödl, LL.M. 2018

 

Markenrecht: Was haben die „Baumwollblüte“, das „Steirische Kürbiskernöl“ und „Neuschwanstein“ gemeinsam?

Individualmarken am Prüfstand

Im Markenrecht gilt ja der durchaus auch innerhalb von Fachkreisen anerkannte Grundsatz der erforderlichen Unterscheidungskraft, um einen Markenwortlaut überhaupt registriert – und wie sich in jüngster Zeit gezeigt hat – auch aufrecht zu erhalten. Der Europäische Gerichtshof mischt zu diesem Grundsatz kräftig auf.

Individualmarken, also Marken die für einen Inhaber / Unternehmer beantragt und wünschenswerterweise auch registriert werden, werden üblicherweise neben dem Markeninhaber auch durch dessen Lizenznehmer auf deren Waren angebracht. Teils umfangreiche Lizenzsysteme unterstützen dabei die Aufrechterhaltung der Marke.

Im Gegensatz dazu sind Kollektivmarken für eine Organisation, einen Verein oder eine Vereinigung registriert und für die markenmäßige Nutzung durch dessen Mitglieder bestimmt.

Beide Markenarten müssen allerdings zwangsläufig die Herkunftsfunktion erfüllen, also den Kunden ihre betriebliche Herkunft mitteilen können. Wie weit geht nun aber dieses Erfordernis der betrieblichen Herkunft? Muss jeder Konsument beim Anblick einer Marke automatisch wissen (müssen), wer der Hersteller und damit auch Markeninhaber ist? Oder reicht es nicht, wenn der Konsument das Produkt dieser Marke kauft, weil er mit der Qualität des Produktes zufrieden war, egal wer es letztlich hergestellt hat?

In das bisherige System der Nutzung von Individualmarken im Rahmen von Lizenzsystemen durch dritte Unternehmen hat der EuGH mit seinen jüngsten Entscheidungen erhebliche Unruhe gebracht, was dazu führte, das zahlreiche Markenportfolios und Lizenzsysteme angepasst werden mussten. Nachträglich in bestehende Lizenzverträge mit seinen Lizenznehmern einzugreifen, um diese den höchstgerichtlichen Vorgaben anzupassen, steht bekanntlich nicht an erster Stelle der Wunschliste eines jeden Unternehmers/Markeninhabers – aber es lässt sich machen.

Wie konkret die Kontrollfunktion des Inhabers der Individualmarke in Zukunft belegt werden muss, hat der EuGH noch zu beantworten. Denn der letzte Satz zu diesem wesentlichen Punkt ist noch nicht gesprochen.

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Isabella Hödl

 

© RA Dr. Isabella Hödl, LL.M. 2018

 

 Änderung der Rechtsprechung zum Schutzumfang von Wortbildmarken in schwarz/weißer Ausgestaltung[1]

1. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, seines Zeichens Amt für die Registrierung von Gemeinschaftsmarken, hat in Zusammenarbeit mit nahezu allen Europäischen Patent- und Markenämternein Vereinheitlichungsprogramm ausgearbeitet, bei dem – unter anderem – der Schutzumfang von Schwarz/Weiß-Marken definiert wird, um eine einheitliche Schutzgewährung für Wortbildmarken in Schwarz/Weiß in der gesamten Europäischen Union zu gewährleisten.

Ausgangsgrundlage war, dass die unterschiedlichen nationalen Ämter der Europäischen Union auch unterschiedliche Auslegungs- und damit Interpretationsarten für den Schutzumfangen von schwarz/weißen Wortbildmarken festgelegt hatten. Einige Länder, darunter auch Österreich, vertraten die Rechtsansicht, dass eine in Schwarz/Weiß angemeldete Wortbildmarke automatisch Schutz in allen Farben genießt, und gewährten einer Schwarz/Weiß-Anmeldung damit den größt möglichen Schutzumfang.

Andere Ämter gewährten eine sehr restriktive Auslegung und gestatteten einer Schwarz/Weiß-Anmeldung auch lediglich den Schutz in Schwarz/Weiß, und gewährten demnach keinen Anspruch auf Verwendung der Wortbildmarke in einer farblichen Ausgestaltung.

Diese unterschiedlichen Praktiken und Interpretationen hinsichtlich von Wortbildmarken in Schwarz/Weiß sorgten für Verunsicherung bei den Markenanmeldern, insbesondere denen, die ihre Schwarz/Weiß-Anmeldungen in mehreren Ländern durchsetzen wollten, ganz zu schweigen von den unterschiedlichen Auslegungen in Widerspruchsverfahren, bei denen eine neuangemeldete Marke unter Umständen auf eine nationale ältere Schwarz/Weiß-Marke stößt.

Im Rahmen dieses Projektes des Harmonisierungsamtes wird nun festgelegt, unter welchen Voraussetzungen eine in Schwarz/Weiß und/oder Grauschattierung registrierte Marke als ident mit der gleichen Marke in Farbe angesehen wird, hinsichtlich

1. Prioritätsrechte

2. relative Schutzverweigerungsgründe

3. wann die Verwendung einer Marke in Farbe als Verwendung der gleichen registrierten Marke in Schwarz/Weiß und

4. wann die Verwendung in Schwarz/Weiß als Verwendung der gleichen Marke in Farbe angesehen wird.

2. Vorab ist hierzu auf Basis der EuGH Judikatur[2] festzuhalten, dass ein Zeichen dann als ident mit einer Marke gilt, wenn es alle Elemente der Marke wiedergibt, ohne etwaige Abänderungen oder Hinzufügungen, oder wenn die Marke in ihrer Gesamtheit betrachtet so unwesentliche Unterschiede enthält,welche vom durchschnittlichen Konsumenten nicht beachtet werden würden. Konsequenterweise würden zwei Zeichen als ident angesehen werden, wenn die Unterschiede zwischen der Schwarz/Weiß- und der Farbversion von demselben Zeichen von einem durchschnittlichen Konsumenten nur bei gegenüberstellender Überprüfung der beiden Zeichen bemerkt werden würde.

Unerhebliche Unterschiede sind demnach nur solche Unterschiede, welche einem durchschnittlich aufmerksamen Konsumenten nur bei Gegenüberstellung der beiden Marken auffallen würden.

3. Hinsichtlich der Prioritätsrechte wird festgehalten, dass eine in Schwarz/Weiß registrierte Marke grundsätzlich nicht als ident mit dem gleichen Zeichen in Farbe angesehen wird. Wenn aber die Unterschiede in der Farbe so unerheblich sind,sodass sie vom durchschnittlichen Konsumenten nicht bemerkt werden würden, dann werden die Zeichen als ident angesehen. Aus dieser Vorgabe lassen sich die folgenden praktischen Implikationen ableiten:

  •  Wenn die Prioritätsmarke keinen Farbanspruch aufzeigt und in Grauschattierungen abgebildet ist, wird diese Marke als ident mit jeder Marke angesehen werden, welche als Farbangabe „Grauschattierungen“ angibt, es sei denn sie enthält signifikante Unterschiede.
  • Wenn die Prioritätsmarke keine Farbangabe in Anspruch nimmt und in Schwarz/Weiß abgebildet ist, dann wird sie mit Markenanmeldung ident angesehen werden, welche in der Farbangabe „Schwarz/Weiß“ angibt, es sei denn, diese enthält signifikante Unterschiede.
  •  Wenn andererseits eine Prioritätsmarke als Farbanspruch „Schwarz und Weiß“ angibt und die Anmeldung in Farbe eingereicht wird, dann werden die Marken nicht als ident angesehen, und können die älteren Prioritätsrechte nicht entgegengehalten werden, es sei denn, dass die Unterschiede unerheblich sind.

4. Zu den relativen Schutzverweigerungsgründen wird in Anlehnung an die Entscheidung des Europäischen Höchstgerichtes festgehalten, dass die Unterschiede zwischen einer Schwarz/Weiß- und einer Farbversion des gleichen Zeichens üblicherweise vom durchschnittlichen Konsumentenbemerkt werden. Nur unter außergewöhnlichen Umständen, nämlich wenn diese Unterschiede so unerheblich sind, dass sie vom durchschnittlichen Konsumenten gar nicht bemerkt werden würden, werden die Zeichen als ident angesehen werden.

Die Unterschiede in der Farbe müssen vernachlässigbar in den Hintergrund treten und kaum vom durchschnittlichen Konsumenten bemerkt werden, um die Zeichen als ident anzusehen. Selbst wenn mit dieser Definition für die Identität der Zeichen der Standard recht hoch gesetzt wird, wird die Frage der Verwechslungsgefahr im Rahmen dieses Projektes nicht angesprochen.Dies lässt aber jedenfalls noch erheblichen Spielraum bei der Beurteilung einer etwaigen Verwechslungsgefahr, welche ebenfalls zu einer Löschung bzw. erfolgreichen Widerspruchsverfahren gegen eine neuangemeldete Marke führen kann, wenn die Farbansprüche mit einer später angemeldeten Marke nicht mehr von einer prioritätsälteren Schwarz/Weiß-Marke abgedeckt sind.

5. Hinsichtlich der Frage der Verwendung, also ob die Verwendung einer in Schwarz/Weiß registrierten Marke in einer Farbe auch weiterhin den markenmäßigen Gebrauch der registrierten Marke nachweisen kann, wird einzelfallbezogen entschieden, und auf die nachfolgend ausgelegten Kriterien gestützt geurteilt:

Die Verwendung einer in Schwarz/Weiß registrierten Marke in Farbe führt dann nicht zu einer Abänderung der Unterscheidungskraft der registrierten Marke, wenn

  • die Wort- und Bildelemente übereinstimmen und die wesentlichen unterscheidungskräftigen Elemente darstellen;
  • der Kontrast von Farbstufungenbeibehalten wird;
  • Farbe oder die Kombination von Farben für sich verfügt nicht über Unterscheidungskraftund
  • Farbe ist nicht einer der wesentlichen Elemente für den Gesamteindruck der Unterscheidungskraft für die Marke

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Verwendung der Marke in einer von der ursprünglichen registrierten abweichenden Form dann akzeptabel ist, solange das Arrangement der Wort/Bildelemente gleich bleibt, die Wortbildelemente mit den registrierten Elementen übereinstimmen und die wesentlichen unterscheidungskräftigen Elemente sowie der Kontrast von Farbabstufungen beibehalten wird.

6. Letztlich wird hinsichtlich Grauschattierungen festgehalten, dass eine Marke, welche in Grauschattierungen registriert ist, hinsichtlich der Priorität nicht ident mit der gleichen Marke in Farbe angesehen wird. Eine in Schwarz/Weiß registrierte Marke wird nur dann als ident mit der gleichen Marke inGrauschattierungen angesehen, wenn die Unterschiede im Kontrast der Farben so unerheblich sind, dass sie vom durchschnittlichen Konsumenten nicht bemerkt werden würden.

Hinsichtlich relativer Schutzverweigerungsgründe wird festgehalten, dass der Unterschied zwischen einer Grauschattierten- und einer Farbversion der gleichen Marke normalerweise vom durchschnittlichen Konsumenten bemerkt werden würde. Nur in außergewöhnlichen Umständen, nämlich wenn diese Differenzen so unerheblich sind, dass sie vom durchschnittlichen Konsumenten gar nicht bemerkt werden würden, würden diese Marken als ident angesehen werden.

Letztlich wird hinsichtlich der Frage der Verwendung von Marken in Grauschattierungen in der Farbe auf die bereits oben dargestellten Merkmale zur Verwendung einer Schwarz/Weiß-Marke in Farbe verwiesen, und werden diese Punkte auch für grauschattierte Marken aufrecht gehalten.

7. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Patentämter der Länder Schweden, Dänemark und Norwegen sich von Implementierung dieser Harmonisierungsvorgaben ausgenommen haben, da aufgrund nationalerGesetzesvorgaben eine Umsetzung nicht möglich wäre. Hierzu wird von den einzelnen drei Patentämtern mitgeteilt wie folgt:

Schweden schützt unter schwarz/weißen oder grauschattierten Marken nach wie vor alle Farben.

Dänemark teilt mit, dass nationale Gesetzesvorgaben vorsehen, dass Schwarz/Weiß Marken nicht dahingehend interpretiert werden können, nur aus schwarzen und weißen Farbe zu bestehen und aus diesem Grund die Umsetzung nicht durchführen zu können.

Norwegen teilt mit, dass Schwarz & Weiß-Marken Schutz in allen Farben haben, soweit Verwechslungsgefahr geprüft wird.

8. Die Umsetzung dieser Vorgaben erfolgt in Österreichmit 01.06.2014.

Ansprechperson: Dr. Isabella Hödl, LL.M.

 

 

 

[1]Der Artikel basiert auf der Mitteilung des Harmonisierungsamtes „Common Communication on the Common Practice of the Scope of Protection of Black and White (B&W) Marks of 15 April 2014

[2]EuGH in C-291/00 „LTJ Diffusion“ und EuGI in T 103/11 „JUSTING“ und T 378/11 „MEDINET“

 Aktuelle Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Union zur Registrierbarkeit der Ladeneinrichtung einer Verkaufstätte - Apple Flagship Store

Diese Entscheidung des Gerichtshofes betrifft die Frage, unter welchen Voraussetzungen die grafische Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte als Marke für Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens registriert werden kann.

Grundsätzlich sieht das Markenschutzgesetzt vor, dass Marken alle Zeichen sein können, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden[1].

Allgemein üblich sind Wortmarken, Bildmarken sowie die Kombination der beiden als Wortbildmarke. Weniger üblich und schwerer zu erlangen sind bereits Farbmarken, wenn die Marke also ausschließlich aus einer Farbe oder einer Farbkombination besteht. Formmarken, das sind in der Regel 3-dimensionale Marken werden auch körperliche Marken genannt und stellen eher den Ausnahmebereich der Markenarten im Markenschutz dar, was sich insbesondere aufgrund der Voraussetzungen, welche im Rahmen der Anmeldeverfahren zu erfüllen sind, begründet.

Eine derartige 3-dimenionale Marke hinsichtlich des Layouts einer Verkaufsstätte betrifft nun die gegenständliche Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Vorab ist an dieser Stelle anzumerken, dass auch bisher 3-dimensionale Marken zu einer Grundausstattung eines Geschäftes vorlagen, diese aber aufgrund der charakteristischen Einschränkungen, beispielsweise durch farbliche Gestaltungen bzw. namentliche Nennung des dazugehörigen bekannten Markennamens den Schutzbereich der Marke eindeutig einschränkten und die Charakterisierung, damit also die Zuordnung der darunter angebotenen Waren und Dienstleistungen zum Markeninhaber deutlich erleichterten.

Anders aber in diesem Fall, in dem der Gerichtshof der Europäischen Union aufgrund der Vorlagefrage des deutschen Bundepatentgerichtes nach Einlangen der Beschwerde des Antragstellers Apple Inc. beantwortet, ob „die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte allein in der Form einer Zeichnung ohne Größen- oder Proportionsangaben als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden kann, durch die der Verbraucher zum Kauf der Waren des Anmelders veranlasst werden soll und ob, falls dies zu bejahen ist, eine solche Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert, mit einer „Aufmachung einer Ware“ gleichgesetzt werden kann.[2]

Der Gerichtshof hielt in seinem Urteil fest, dass eine Darstellung wie im vorliegenden Fall, die die Ausstattung einer Verkaufsstätte mittels einer Gesamtheit aus Linien, Konturen und Formen abbildet, eine Marke sein kann, sofern sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.[3]

Voraussetzung ist, dass das Zeichen die – auch für andere Marken geforderte – Kriterien der Unterscheidungskraft – und damit die geforderte Zuordnungskraft – anhand der erfassten Waren oder Dienstleistungen und anhand der Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise hat. Ferner darf das Zeichen natürlich nicht – wie auch alle sonstigen übrigen Marken – beschreibend für die darunter angebotenen Waren und Dienstleistungen sein. Wenn diese Kriterien der vorliegenden Unterscheidungskraft und des fehlenden beschreibendes Charakters vorliegen, urteilt der Gerichtshof, können nicht nur Waren sondern auch Leistungen für ein Zeichen wie im vorliegenden Fall eingetragen werden können, sofern diese Leistungen nicht ein integraler Bestandteil des Verkaufs dieser Waren sind. Damit sind nun also separate entgeltliche Leistungen, die unter dem Begriff „Dienstleistungen“ fallen können, gemeint, und nicht Leistungen, die ohnedies mit dem Verkauf der Waren anfallen. Im Apple Inc. Fall zählten hierzu beispielsweise „Vorführung der ausgestellten Waren mittels Seminaren“ und wurden als eigene, entgeltliche Leistungen verstanden, die die Registrierung der Marke neben den Waren auch für die Dienstleistung rechtfertigte.

 Mit dieser Grundsatzentscheidung, die zwar eine Rechtsfrage aus dem nationalen deutschen Rechtskreis betraf, wird grundlegend für die gesamte Europäische Union eine Vorgabe übermittelt, welche erwarten lässt, dass in Zukunft die Anzahl der 3-dimensionalen Marken für Innenausstattungen von Flagship Stores wachsen wird.

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 Für etwaige Fragen zu diesem Thema stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

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[1]vgl. § 1 österreichisches Markenschutzgesetz

[2]vgl. Pressemitteilung Nr. 98/14 des Gerichtshofes der Europäischen Union Luxemburg den 10. Juli 2014 zum Urteil in der Rechtsache C-421/13 Apple Inc. / Deutsches Patent- und Markenamt

[3]vgl. Pressemitteilung des Gerichtshofes der Europäischen Union vom 10.07.2014

Dr. Isabella Hödl, LL.M. (Duke)

Rechtsanwältin, Attorney-at-law (New York) USA, Gerichtsdolmetscherin;

Franziskanerplatz 10 / III
8010 Graz
Österreich

Tel.: 0316 / 81 25 95 

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

R-Code: 607791

UID: ATU 73 399 379 

Kammerzugehörigkeit: Steiermärkische Rechtsanwaltskammer (www.rakstmk.at)
Anwendbare berufs- und standesrechtliche Vorschriften: Rechtsanwaltsordnung (RAO), Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes, für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwaltsberufes und für die Ausbildung der Rechtsanwaltsanwärter (RL-BA), Disziplinarstatut der Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter (DSt) (www.oerak.at)

 

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